Werbeagenturen sind keine Markenanwälte

Von Axel Rühl, Spezialist für Markenrecht

Es kann nie schaden, wenn die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) einer Werbeagentur eine Passage enthalten, die festschreibt, dass die Werbeagentur gegenüber ihrem Kunden nicht verpflichtet ist zu prüfen, ob bei der Entwicklung und/oder Überarbeitung von Kommunikationsmaßnahmen eventuell bestehende Design-, Marken- oder Urheberrechte Dritter verletzt werden. Was aber, wenn eine Werbeagentur keine AGB verwendet, oder deren AGB keine entsprechende Regelung beinhalten? 

Das Berliner Kammergericht (Beschluss vom 4. Februar 2011  – 19 U 109/10) hatte vormals die interessante Frage zu entscheiden, ob eine Werbeagentur gegenüber ihrem Auftraggeber haftet, wenn das erstellte Logo Markenrechte Dritter verletzt.

Wenn es zwischen den Parteien diesbezüglich keine ausdrückliche Vereinbarung (z.B. Vertrag, AGB) gibt, so lautet die Antwort auf diese Frage grundsätzlich: Ja. 

Der Bundesgerichtshof ist in einer älteren Entscheidung (BGH, GRUR 1974, 284) davon ausgegangen, dass die von einer Werbeagentur vorgeschlagene oder umgesetzte Werbemaßnahme rechtmäßig zu sein hat; bestehen Zweifel an der Rechtmäßigkeit muss die Werbeagentur ihren Auftraggeber auf ihre rechtliche Bedenken gegen die geplanten Werbemaßnahmen hinweisen, und zwar auch dann, wenn der Auftraggeber bestimmte (bedenkliche) Wünsche geäußert hat. 

Das Kammergericht hat in seinem Beschluss aber darauf hingewiesen, dass diese Verpflichtung nicht uneingeschränkt gilt:

“Die Pflicht einer Werbeagentur, dem Auftraggeber auch ohne vertragliche Abrede eine nicht mit Rechten Dritter kollidierende Werbung zu Verfügung zu stellen, wird durch die Zumutbarkeit der Prüfung im konkreten Einzelfall begrenzt.”

Wie schon die Vorinstanz hat das Berliner Gericht bei seiner Prüfung entscheidend auf die Höhe der vereinbarten Vergütung abgestellt. Bei einem vereinbarten Preis von lediglich 770,00 EUR konnte die Auftraggeberin ohne ausdrückliche Vereinbarung nicht davon ausgehen, (…)

“(…) dass die Beklagte neben der Erstellung des Logos auch noch eine umfangreiche und kostenintensive Markenrecherche durchführen würde. Eine solche wäre nämlich bei einer Vergütung von 770,00 EUR ganz offenkundig weder kostendeckend noch mit hinreichender Verlässlichkeit von der Beklagten zu erbringen gewesen.”

Das Kammergericht hat sodann in gebotener Kürze Sinn und Zweck einer ausführlichen Markenrecherche umrissen:

“Eine Markenrecherche dient vornehmlich dazu, das Risiko der Inanspruchnahme durch Inhaber älterer Kennzeichenrechte Dritter einzuschätzen und ist aufgrund ihres Umfangs zeit- und kostenintensiv (Fammler, in: Fezer, Handbuch der Markenpraxis, 2007, Bd. 2 Rz. 1208). Die Klägerin geht deshalb fehl, wenn sie hinsichtlich einer etwaigen Rechercheobliegenheit vornehmlich auf eine Internetrecherche beim DPMA abstellt. Erforderlich ist nämlich nicht nur eine Identitäts-, sondern auch eine aufwendige und kostenpflichtige Ähnlichkeitsrecherche, die wiederum eine gründliche Auswertung – verlässlich nur durch spezialisierte Rechtsanwälte oder mit dem Markenrecht vertraute Spezialisten – erfordert (Fammler, a.a.O. Rz. 1212, 1217).”

Auch eine Pflicht, den Auftraggeber darauf hinzuweisen, dass die Erstellung des Logos ohne begleitende Markenrecherche vorgenommen werden würde, hat das Kammergericht verneint. Als späterer Markenanmelder sei der Auftraggeber im Verhältnis zu etwaigen sonstigen Markeninhabern selbst zur Markenrecherche verpflichtet. Im Rahmen seiner Eigenverantwortung hätte er daher durch Nachfrage sicherstellen müssen, ob eine entsprechende Prüfung von der Agentur vorgenommen werden würde. Zudem hätte sich aus der vergleichsweise niedrigen Vergütung mit hinreichender Deutlichkeit ergeben, dass eine Markenrecherche von der Agentur nicht vorgenommen werden würde.

Fazit: Auch wenn sich das Kammergericht in diesem Einzelfall auf die Seite der Werbeagentur gestellt hat, sollte die Entscheidung für eine Werbeagentur Anlass sein, bei zukünftigen Vertragsgestaltungen ausdrücklich festzulegen, welche Leistungen sie neben der Erstellung des Logos oder der Konzeption der Werbekampagne außerdem erbringen soll.